Отказ в регистрации товарного знака: причины и пути решения проблемы

Отказ в регистрации товарного знака – весьма распространенное явление, с которым сталкиваются примерно 20 % заявителей. Такие отказы воспринимаются довольно болезненно, ведь уплаченные пошлины не возвращаются, теряется время, а бренд так и не получает необходимой юридической защиты. На что обратить внимание уже на этапе создания товарного знака и что делать, если вынесен отказ в регистрации, расскажем в данной статье.

Довольно часто отказные решения получают торговые марки, владельцы которых не придали должного значения их обстоятельной проверке на соответствие требованиям законодательства, в том числе их уникальности, решили самостоятельно провести поиск схожих знаков, сэкономив на услугах патентного поверенного. Между тем именно результаты исследования охраноспособности знака, их объективность и точность определяют шансы на успешную регистрацию.

Топ 10 причин отказа в регистрации товарного знака

Причина № 1. Отсутствие различительной способности

Пункт 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что обозначение, не обладающее различительной способностью, не может быть признано объектом права. Это значит, что знак должен индивидуализировать товар или услугу – то есть быть оригинальным, носить вымышленный, фантазийный характер по отношению к нему. Это требование основано на ключевой функции товарного знака – создать уникальные ассоциации у потребителей и помочь им отличить компанию, ее товары и услуги среди аналогичных на рынке.

Товарный знак не должен содержать:

1. Общеупотребительные слова: в силу широкого распространения они не могут служить уникальным идентификатором вашего продукта. Например, термины «кегль», «шрифт» не подойдут в качестве товарных знаков для оказания полиграфических услуг.
2. Слова, характеризующие товары – то есть указывающие на свойства, назначение, вид товара, его количество, место и способ производства: нельзя зарегистрировать обозначения, которые носят описательный характер для деятельности заявителей (например, «завод инструментов», «центр финансовой грамотности»). Однако здесь стоит различать ситуации, когда слово или словосочетание используется в прямом и переносном значениях. Например, «мед» нельзя зарегистрировать для услуг пчеловодства и продажи меда, но можно в качестве названия развлекательного клуба.
3. Отдельные буквы, сочетания букв и цифр: невозможно получить регистрацию для товарного знака, который не обладает смысловой ценностью. Таким образом, в общем случае не будут зарегистрированы товарные знаки, если их нельзя прочитать как слово.

При необходимости вышеуказанные обозначения всё же можно попытаться включить в товарный знак, но в качестве неохраняемых. То есть в логотипе они смогут использоваться, но правовая защита на них распространяться не будет. Ключевое условие – неохраняемый элемент не должен занимать доминирующее положение в знаке.

Причина № 2. Сходство или тождественность с уже зарегистрированными или поданными на регистрацию товарными знаками

Наиболее распространенная причина отказа в регистрации. Это может быть полное или частичное совпадение с обозначением конкурента в отношении однородных товаров или услуг. В обоих случаях единственно верным решением будет доработать знак до уникальности или вообще отказаться от текущего варианта и придумать что-то новое. Если это сделать по тем или иным причинам не представляется возможным (например, знак уже используется в обороте и узнаваем потребителями), можно попробовать получить согласие от правообладателя схожего товарного знака на его использование. В практике наших патентных юристов есть такие успешные кейсы, но стоит иметь ввиду, что даже при наличии согласия решение всё равно остается за Роспатентом.

Причина № 3. Сходство с другими средствами индивидуализации

Заявка будет отклонена, если эксперт обнаружит сходство вашего товарного знака с уже существующими фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями. Даже если по каким-то причинам экспертиза Роспатента не выявит совпадения на момент регистрации, в дальнейшем у владельцев фирменного наименования и коммерческого обозначения сохраняется возможность аннулирования знака.

Причина № 4. Сходство с промышленными образцами

Товарный знак не зарегистрируют, если он полностью или частично копирует запатентованный промышленный образец. Поэтому еще раз обращаем внимание на важность проведения профессиональной проверки обозначения патентным юристом, который обязательно учтет данные нюансы при вынесении экспертного мнения о возможности регистрации.

Причина № 5. Использование географических названий

На основании п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ не подлежат правовой охране товарные знаки, состоящие из географических названий, указывающих на место производства товаров и оказания услуг и местонахождение заявителя. Тем не менее, в ряде случаев можно попытаться зарегистрировать такой знак. Например, если географический элемент заявить как неохраняемый или если указанный в логотипе населенный пункт малоизвестен. Каждый случай использования географического указания для обозначения товаров или услуг требует отдельного изучения и сопоставления с правовой практикой регистрации товарных знаков.

Причина № 6. Товарный знак вводит в заблуждение

Невозможна регистрация обозначения, если оно создает неверные представления потребителя о качестве товара, его изготовителе или месте происхождения.

Причина № 7. Нарушение принципов морали и гуманности

Речь идет об использовании в обозначении изображений и слов, которые не соответствуют правилам этики и могут вызвать негативные реакции в обществе, являются нецензурной лексикой, унижают человеческое достоинство и чувства людей, нарушают принципы государственности или оскорбляют его основы.

Причина № 8. Использование изображения или названия объекта культурного наследия

Запрещено включать в товарный знак изображения, слова или словосочетания, которые совпадают с названиями объектов культурного и природного наследия, памятников и произведений искусства из фондов и коллекций. Однако, если удастся добиться согласия правообладателя на использование данного объекта в качестве товарного знака, его можно зарегистрировать.

Причина № 9. Наличие прямых отсылок к литературным произведениям

Без согласия правообладателя или его наследников не допускается регистрация знака, который в точности копирует или вызывает ассоциации с названием произведения, является его цитатой или персонажем.

Причина № 10. Упоминание известной личности

Также, как и в предыдущем случае, для использования имени, фамилии или псевдонима известной личности в РФ в своем товарном знаке необходимо заручиться письменным согласием данного лица. Оно может потребоваться даже в том случае, если необходимо зарегистрировать производное от имени-фамилии обозначение. Отсутствие согласия несет юридические риски, как при регистрации, так и в дальнейшем. Например, по заявлению дочери Гагарина был аннулирован зарегистрированный товарный знак «Гагаринский» для деятельности ТРЦ.

Как оспорить отказ Роспатента

Различают так называемые предварительные отказы (уведомления Роспатента о результатах экспертизы) и решения об отказе в регистрации товарного знака.

Предварительный отказ — это уведомление, которое высылается заявителю или его уполномоченному лицу, например, патентному поверенному, в ходе проверки обозначения (экспертизы по существу).

Что делать: предварительный отказ можно и нужно пытаться оспорить. Для этого потребуется на каждую причину отказа в регистрации предоставить убедительные доводы в «защиту» знака. Если мотивированный ответ удовлетворит эксперта Роспатента, знак зарегистрируют.

Решение об отказе — выносится Роспатентом, когда регистрация товарного знака невозможна в силу несоответствия одному или нескольким требованиям законодательства, а доводы заявителя не смогли переубедить эксперта.

Что делать: если вы уверены в необоснованности позиции эксперта Роспатента и имеете достаточные аргументы и доказательства, можно попытаться оспорить отказ в регистрации товарного знака и обратиться в Палату по патентным спорам. А при получении отказа в удовлетворении возражения подать иск в суд по интеллектуальным правам.

Почему стоит поручить дело патентному юристу

• Профильная специализация – патентный юрист имеет глубокие знания в области интеллектуального права, разбирается в нюансах законодательства, регулирующего данные вопросы, практики его применения и ежедневно решает соответствующие задачи;
• Экспертные и объективные оценки и прогнозы относительно перспектив регистрации товарного знака/ оспаривания отказа в регистрации;
• Решение сложных правовых ситуаций – опыт ведения дел в сфере интеллектуального права, понимание позиции Роспатента по тем или иным вопросам, позволяют патентному юристу изначально выявить регистрационные риски и минимизировать их. А в случае получения отказа не «изобретать велосипед», а применить уже отработанные на практике схемы оспаривания, что значительно повышает вероятность на успешный исход дела.

Наши услуги

Патентные юристы «Петухов и Партнеры» имеют обширную практику регистраций товарных знаков различной сложности исполнения, а также успешный опыт работы с отказами, в том числе оспаривания решений Роспатента в Палате по патентным спорам (ППС). Экспертный подход, знание юридических тонкостей при разработке аргументации позволили нам добиться пересмотра десятков дел и внести обозначения клиентов в государственный реестр товарных знаков РФ.

Работаем «под ключ»: делаем комплексную проверку обозначения, разрабатываем стратегию регистрации, при необходимости ведем переговоры с владельцами сходных знаков, оформляем все документы, представляем интересы клиента в различных инстанциях. С примерами кейсов вы можете знакомиться в разделе «Портфолио».